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【弘毅案评】重庆味爵餐饮管理有限公司与重庆索旺餐饮文化有限公司侵害商标权纠纷案

弘毅天承知识产权 2019-06-19 09:57:18

重庆味爵餐饮管理有限公司

与重庆索旺餐饮文化有限公司

侵害商标权纠纷案


裁判文书案号——


一审:重庆市第五中级人民法院民事判决书(2017)渝05民初113号

二审:重庆市高级人民法院民事判决书(2018)渝民终64号

    

当事人——


重庆味爵餐饮管理有限公司(一审原告,二审被上诉人,简称味爵餐饮公司);重庆索旺餐饮文化有限公司(一审被告,二审上诉人,简称索旺餐饮公司)


案情概要

重庆味爵餐饮管理有限公司于2013年11月21日,向商标局申请注册第13585008号、第13585067号和第13584876号“嘿!小面”(指定颜色)商标,并先后于2015年2月21日、2015年8月21日和2016年1月28日获得核准,分别核定使用在第35类、第30类和第43类商品或者服务上,专用权有效期均为十年。


2016年11月期间,味爵餐饮公司发现重庆索旺餐饮文化有限公司在其网站二维码、网页显要位置、店面展示、分店店名上以及公司墙体、纸杯、宣传手册、名片上大量使用与“嘿!小面”商标汉字基本相同的商标。味爵餐饮公司认为,索旺餐饮公司作为与其存在市场竞争关系的同业经营者,在知道或者应当知道味爵餐饮公司对“嘿!小面”商标享有注册商标专用权情况下,仍将“嘿!小面”作为商标使用,并对外大肆招商、加盟,其行为严重妨害了味爵餐饮公司的正常经营,不正当地压缩、挤占了味爵餐饮公司的发展空间,造成了味爵餐饮公司的经济损失,应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。


为此,味爵餐饮公司诉至重庆市第五中级人民法院,请求判令被告立即停止对原告注册商标专用权的侵犯,赔偿原告损失及为制止侵权发生的合理费用共计35.55万元,并承担本案的诉讼费用。


针对味爵餐饮公司的诉讼主张,被告索旺餐饮公司辩称其使用的是注册号为14556908的“嘿麻辣斗”商标和在国家版权局登记的美术作品,与原告申请的注册商标从视觉识别度上完全不同,不会引起市场上的混淆。“嘿!小面”已成为公众用语,原告注册的商标不具有显著特征和商业价值。故原告诉称被告侵犯其注册商标并赔偿损失于法无据,请求法院依法驳回其全部诉讼请求。




法院判决


一审判决:


一审法院经审理查明:重庆索旺餐饮文化有限公司成立于2012年4月1日,经营范围为餐饮服务:中型餐馆(单纯火锅)(不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨果汁、散装啤酒等)、酒店管理。


2015年7月21日,案外人谢志立取得第14556908 号“嘿麻辣斗”商标注册,核定使用在第43类“备办宴席;自助餐厅;餐厅;饭店;餐馆;旅游房屋出租;会议室出租;养老院;为动物提供食宿;烹饪设备出租”服务项目上,专用权有效期为十年。2015年8月31日,谢志立对作品名称为“嘿麻辣斗小面”进行了作品登记,《作品登记证书》载明其作品创作完成时间为2013年2月8日,首次发表时间为2013年3月6日。2013年5月18日,谢志立出具授权书,自愿将其“嘿麻辣斗”注册商标及美术作品无偿提供给重庆索旺餐饮文化有限公司使用。


被告索旺餐饮公司还向法院提交了重庆广电集团(总台)科教频道纪录片制作运营中心曾磊出具的《情况说明》和重庆市小面协会出具的《关于使用嘿小面的相关意见》。其中,《情况说明》称:“…于2013年3月开始有关重庆小面纪录片的拍摄工作,受到重庆人点小面时‘嘿,老板,来碗小面’的启发,将该纪录片命名为《嘿!小面》。该片于2013年11月21日晚在中央电视台纪录频道播出(cctv-9)引起巨大反响和轰动…在该片播出之前,《重庆晨报》于2013年11月14日对该片做了宣传预告,其它媒体也做了相关报道,该片还入选国家广电总局推荐《光荣与梦想》20部纪录片”。《关于使用嘿小面的相关意见》中提出“嘿小面”作为重庆小面的名片应为公众共同享有,让所有经营者能够在平等基础上使用等意见。近年来,多家市场主体使用“嘿小面”标识。


一审法院认为,本案系涉嫌侵害注册商标专用权纠纷。


原告依法在第30类、35类、43类商品服务上注册了涉案商标,该商标在有效期内,原告依法享有的注册商标专用权受到法律保护。原告起诉被告的侵权行为包括被告索旺餐饮公司在其网站二维码、网页显要位置、店面展示、分店店名等及公司纸杯、名片上使用了侵权标识,上述事实有公证书等证据证实,足以认定。被告工商登记为餐饮服务,且系在其提供的餐饮服务及广告宣传等商业活动中使用了上述标识,消费者等相关公众据此能够识别商品来源,根据《商标法》第四十八条的规定,被告的上述行为属于商标的使用行为,应当受到商标法及相关司法解释的调整。


一、被告涉案行为是否侵犯原告注册商标专用权


根据《商标法》第五十七条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,属侵犯注册商标专用权的行为。原告的涉案商标核定使用范围在第43类餐厅、30类茶汤面、35类饭店商业管理、特许经营的商业管理上,被告将涉案标识使用在餐饮服务的宣传及经营中,与原告注册商标核定的第43类餐厅,构成相同的商品服务项目。


商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。将被控侵权标识与原告的注册商标(保护颜色)相比对,原告注册商标为“嘿!小面”带设计、大小相同的汉字,“嘿”与“小面”之间有“!”,在汉字下方有“heixiaomian”三个没有声调的小写拼音,注册商标在整体颜色上指定为深褐色,“嘿”字中“黑”字中间一竖指定为红色。被控侵权标识为“嘿麻辣斗小面”带设计的汉字,“嘿”的字体大于“小面”二字,“麻辣斗”三字竖向排列在“嘿”与“小面”之间,字体整体小于“小面”,在“小面”下方是“heixiaomian”三个没有声调的小写拼音,“嘿”为黑色,其余字体颜色为红色。两商标均为汉字组合商标,汉字为主体组成部分,显著部分的汉字基本构成“嘿小面”字形、读音完全一致,横向排列,均使用了拼音且完全一致,汉字拼音均为上下排列,所使用的颜色也主要为深色系及红色系,上述商标在汉字的基本构成、基本构成要素及排列方式上构成相同,按照相关公众的一般注意力,在整体上构成近似。


商标的主要功能在于区分商品来源,避免混淆,被控侵权标识中突出使用了“嘿小面”,易使相关公众误认为被告的餐饮服务与原告有特定联系,对商品来源产生混淆,因此,被告使用涉案标识与原告商标近似,容易导致混淆,构成商标法第57条第二项的商标侵权。被告虽经授权取得了“嘿麻辣斗”注册商标专用权,但其使用的标识改变了“嘿麻辣斗”注册商标的排列方式,突出了“嘿小面”,与原告的注册商标构成近似。


二、关于“嘿小面”是否成为通用名称以及被告的在先使用是否成立


通用名称是指为公众所熟知的商品的一般名称,通用名称可以区别不同种类的商品,但本身缺乏显著性,不具有识别特定商品来源即商品提供者的功能。本案中,原告的商标标识系将“嘿”的语气词及感叹号与“小面”相结合形成的标识,“嘿!小面”属于非常用词汇,具有较强的显著性,能够起到区分商品来源的作用,被告所举示的证据并不能证明“嘿小面”系约定俗成的重庆小面的行业通用名称,也不能证明是词典、字典、国家和行业规范中列入的商品名称等,被告关于系通用名称使用的抗辩不能成立。


根据《商标法》第五十九条第三款规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。本案中,原告于2013年11月21日即申请注册涉案商标,而被告提交的证据显示其商标的最早使用时间均发生在2014年,未提供其他证据证明其在先使用涉案标识并有一定影响,被告关于在先使用的抗辩不能成立。


被告虽举示了《作品登记证书》及作者创作说明,但上述证据仅能证明作者于2015年8月31日进行了作品登记,尚不足以证明其享有在先的著作权。


三、关于法律责任的承担


被告未经许可,在其提供餐饮经营服务过程中,在其经营的网站上包括网站二维码、网页显要位置、店面展示、分店店名上等以及在其公司所使用的纸杯、名片上使用与原告“嘿小面”商标相近似的商标,侵犯了原告的注册商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。


原告侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益等均无法确定,故根据《商标法》第六十三条第三款“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”之规定,结合案件具体情况酌定赔偿金额。本案中,原告味爵餐饮公司经注册取得了“嘿小面”商标专用权,其注册商标专用权应当得到保护,但原告实际使用最早在2014年底,使用范围、规模及广告投入比较有限,对其注册商标保护范围应当与其实际使用状况、及为提升商标显著性及知名度所付出的实际贡献等相当。因此,在被告承担停止侵权民事责任的基础上,综合考虑涉案侵权行为的性质、期间、后果、商标的知名度、被告的经营规模等,侵权过错程度以及原告为调查、制止侵权行为的合理开支等因素,酌情确定被告赔偿原告共计3万元。


综上,2017年11月1日,重庆市第五中级人民法院作出一审判决:被告立即停止侵害原告注册商标专用权,赔偿原告经济损失及合理开支共计3万元,并承担案件受理费,同时驳回原告的其他诉讼请求。


二审判决:


被告索旺餐饮公司不服一审判决,向重庆市高级人民法院提起上诉。原告味爵餐饮公司服从原判。


索旺餐饮公司上诉认为,涉案商标“嘿!小面”来源于中央电视台记录频道(CCTV-9)纪录片《嘿!小面》,该片于2013年11月21日晚在CCTV-9播出引起了巨大反响和轰动,而味爵餐饮公司系在各大媒体对该纪录片进行宣传后于该片播出的当天向国家商标局申请注册,其注册的商标颜色、符号与字体的排列顺序均与《嘿!小面》一致。故味爵餐饮公司注册的商标系恶意抢注,不应受到法律保护。“嘿!小面”一词自该节目播出后,已经成为代表重庆小面的通用词汇。重庆市小面协会也向法庭出具了《关于使用嘿小面的相关意见》,该词汇应作为重庆小面的名片为公众共同享有,由所有重庆小面的市场经营者在平等的基础上使用。事实上,自纪录片播出后,该词汇也确实被很多市场主体所使用,该词汇代表的是整个重庆小面而不是味爵餐饮公司生产经营的产品。此外,索旺餐饮公司的商标与味爵餐饮公司的商标有明显的区别,不构成相同或近似。索旺餐饮公司使用的是注册号为14556908的“嘿麻辣斗”商标和获得国家版权局登记的美术作品,与味爵餐饮公司申请的注册商标从视觉识别度上完全不同,不会引起市场上的混淆。


二审法院经审理认为,针对索旺餐饮公司的上诉理由,本案二审争议焦点可归纳为:味爵餐饮公司的注册商标是否系恶意抢注,是否属于通用名称,以及索旺餐饮公司是否侵犯了味爵餐饮公司的注册商标专用权。


一、索旺餐饮公司上诉认为涉案注册商标系恶意抢注,不应受到法律的保护。商标恶意抢注是指申请注册的商标损害了他人现有的在先权利或者抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中,“嘿!小面”原系中央电视台一部电视片的名字,由感叹词加简单生活词汇构成,没有达到著作权保护应有的独创性高度,中央电视台对其不享有在先著作权。同时,也没有证据显示他人对该标识享有具有一定影响力的未注册商标权。因此,涉案商标没有达到我国《商标法》所规定的恶意抢注的标准,不构成恶意抢注。索旺餐饮公司的该上诉理由不能成立。


二、索旺餐饮公司上诉认为,涉案注册商标系通用名称,索旺公司使用该通用名称不构成侵权。首先,通用名称是同一类商品或服务共用的名称,不能用于区分同一类商品或服务中的不同来源。例如,“小面”起不到区分不同商家的作用,但是一旦加上“嘿!”,在读音与视觉上就具有了可以区别于其他同类商家的特征,也即具有了一定的显著性。其次,索旺餐饮公司并没有举示证据证明在味爵餐饮公司申请注册商标之前,重庆小面行业普遍使用“嘿!小面”标识来称呼小面商品或服务。另外,重庆小面协会出具的意见书认为,中央电视台拍摄的《嘿!小面》纪录片讲述的是重庆小面行业的故事,因此其标题亦应由重庆小面行业共享。在现行商标法律制度下,抢先注册未侵犯他人合法权益、未损害社会公共利益的热门词汇并将其使用在自己的商业运营中的行为并没有被视为是不正当的行为,因此涉案注册商标有其存在的合理性,索旺餐饮公司关于其为通用名称的上诉理由不能成立。


三、索旺餐饮公司是否侵犯了味爵餐饮公司的注册商标专用权。索旺餐饮公司的被控侵权行为包括在其网站二维码、网站显要位置、店面展示、分店店名等及公司纸杯、名片上使用了被控侵权标识。被控侵权标识在汉字的基本构成、基本构成要素以及排列方式上与涉案注册商标相同,按照公众的一般注意力,在整体上构成近似,容易使相关公众误认为索旺餐饮公司的餐饮服务与味爵餐饮公司有特定关系,对商品服务来源产生混淆。索旺餐饮公司虽经授权取得了“嘿麻辣斗”注册商标专用权,但其使用的标识改变了“嘿麻辣斗”注册商标的排列方式,突出了“嘿小面”,与味爵餐饮公司的注册商标构成近似。故索旺餐饮公司将被控侵权标识使用在宣传和服务中,与味爵餐饮公司注册商标核定的第43类餐厅构成相同商品服务,侵犯了味爵餐饮公司的注册商标专用权(第43类)。根据《商标法》第五十六条之规定,注册商标专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。因索旺餐饮公司未在第30类、第35类商品服务上使用涉案侵权标识,故索旺餐饮公司未侵犯味爵餐饮公司的第30类、35类注册商标专用权。


综上,重庆市高级人民法院认定索旺餐饮公司的上诉理由没有事实和法律依据,于2018年6月7日依法作出“驳回上诉,维持原判”的二审判决。


笔者点评


笔者拟针对这起商标侵权民事纠纷案中体现的几个重要问题进行如下评析:


一、关于商标侵权使用的判断


《商标法》第五十七条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的……”据此,商标近似侵权使用主要包括四个要件:1.使用行为未获商标权人的许可;2.商标标志与他人注册商标构成近似;3.使用的商品/服务项目同他人注册商标核定使用的商品/服务构成相同或者类似;4.存在发生混淆的可能性。


具体到本案中,被告未经许可,于提供餐饮经营服务过程中,在网络宣传、实体店铺使用的纸杯、名片等处使用“嘿麻辣斗小面”标志。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第九条和第十条的规定:商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系;认定商标近似,应以相关公众的一般注意力为准,要进行商标的整体和主要部分的比对,且应当在比对对象隔离的状态下分别进行,同时还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案原告主张权利的注册商标显示为“嘿!小面heixiaomian”,在“嘿”字与“小面”二字之间加入一个感叹号“!”,小写拼音“heixiaomian”横向排列在文字下方且未注声调,除“嘿”字中一个竖划的指定颜色为红色外,其余部分的指定颜色均为深褐色。而被告使用的标志呈现为“嘿麻辣斗小面”,其中显著识别部分为“嘿”和“小面”,黑色的“嘿”字大于红色的“小面”二字,“麻辣斗”三字以小字体条幅形式纵向排列于“嘿”与“小面”的中间,“小面”下方横向列有未注声调的“HeiXiaoMian”拼音。对比两个标志,二者显著部分的文字均为“嘿小面”三字,拼音标识相同且与汉字完全对应,排列方式基本一致,整体的识别效果亦相近似,相关公众在一般注意的状态下,存在发生混淆的可能性。被告是在提供餐饮服务的过程中宣传和使用被诉侵权标志“嘿麻辣斗小面”的,与原告第13584876号注册商标所核定使用的第43类服务相同,但与原告第13585067号和第13585008号注册商标所核定使用的第30类和第35类商品、服务不相同也不相类似,因此,被告使用“嘿麻辣斗小面”标志的行为仅在餐饮服务(第43类)的范围内,可以被判定为在同一种商品/服务上使用与原告注册商标近似的商标之情形。


被告虽经授权对第14556908 号“嘿麻辣斗”商标享有使用权,但其实际使用的标志对其注册商标标志进行了明显的改变,在构成要素、文字排列方式、字体以及整体外观等方面,均与“嘿麻辣斗”注册商标存在显著差异,而与原告“嘿!小面”注册商标的显著识别部分更加接近。因此,被告对“嘿麻辣斗小面”标志进行的商业宣传和使用不能被认定为合法、合理的注册商标使用方式。此外,虽然被告还获得对“嘿麻辣斗小面”作品的授权使用,但由于该作品登记时间明显晚于原告注册商标的申请日期,且作品登记实行形式审查制度,其中有关作品完成时间和发表时间的记载事项证明力较弱,在没有其他证据作证的情况下,仅凭《作品登记证书》尚不足以认定其在先享有著作权的事实成立。因此,被告关于其使用“嘿麻辣斗小面”标志是对其在先作品进行规范使用的抗辩主张亦不能成立。


综上,被告侵犯了原告对其第13584876号商标(第43类)所享有的注册商标专用权。


二、关于注册商标成为商品通用名称的判断


在本案一审和二审中,被告均主张原告注册商标标志已经成为代表重庆小面的通用词汇,认为“嘿!小面”属于公众用语,缺乏商标应具有的显著特征,并举示证据证明“嘿!小面”一词源自于央视播出的《嘿!小面》纪录片,重庆市小面协会也出具了“该词汇应作为重庆小面的名片为公众共同享有”等意见。


根据我国《商标法》第五十九条第一款的规定,注册商标中含有的本商品的通用名称,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商品通用名称的主要功能在于区别商品/服务的种类而非商品/服务的提供者,其本身缺乏商标应有的显著性,不具有指示来源的作用。通用名称在特定市场中,为多数市场主体用于对某类商品或者服务的指称,属于共享的资源和必要信息,如果允许单一主体独占使用的话,势必影响正常的市场经营秩序,产生不公平的市场竞争结果。因此,法律对商品通用名称的注册和商标性使用均进行了严格限制。


然而,本案原告的“嘿!小面”注册商标的标志中虽含有行业通用词汇“小面”,但其与语气助词“嘿”和感叹号结合使用便形成了一组非通用性短语,增强了情境感,在商业使用中也并不乏区分商品来源的显著性。商品通用名称包括法定的商品名称和约定俗成的商品名称。虽然“嘿!小面”随着央视纪录片《嘿!小面》的热播而产生一定的影响和知名度,但是被告并没有充分证据证明“嘿!小面”属于上述的任何一种通用名称。因此,被告使用被诉侵权标志“嘿麻辣斗小面”不能被认定为对商品通用名称的合理使用行为。


三、关于商标恶意抢注的判断


在本案二审的上诉中,被告主张原告注册“嘿!小面”商标属于恶意抢注的情形,该商标不应受到法律的保护。


《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”同时,根据该法第三十三条和第四十五条的规定,此种情形属于商标不予注册或者宣告无效的相对事由,只有在先权利人或者利害关系人才有权向商标局或者商标评审委员会申请启动相关异议审查或者无效审理的程序。据此,在商标法意义上的“抢注”行为,其抢注对象一般是他人已经使用并产生一定影响的未注册商标,抢注方式是采用了不正当的手段。而本案中,“嘿!小面”自央视纪录片的宣传和播放而出名,并不属于被告“已经使用并有一定影响的商标”,因此,尚不足以认定原告存在恶意抢注商标的行为。基于此,本案二审法院进一步表明立场,认为“在现行商标法律制度下,抢先注册未侵犯他人合法权益、未损害社会公共利益的热门词汇并将其使用在自己的商业运营中的行为并没有被视为是不正当的行为,因此涉案注册商标有其存在的合理性”。




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